Sprzedaż w Internecie a naruszenie praw do znaków towarowych

Handel elektroniczny przeżywa obecnie swój rozkwit. Szczególnie w dobie epidemii, użytkownicy Internetu coraz częściej nabywają w sieci już nie tylko takie produkty jak odzież czy elektronika, ale również produkty codziennego użytku, w tym również artykuły spożywcze i napoje. Użytkownicy Sieci poszukują ciekawych ofert nie tylko na rynku lokalnym, ale również w zagranicznych sklepach internetowych. W takich przypadkach może pojawić się problem w kontekście naruszenia praw do znaków towarowych innych podmiotów.

Prawo do znaku towarowego ma ograniczony zakres terytorialny. Przez uzyskanie prawa ochronnego na krajowy znak towarowy nabywa się monopol w zakresie używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy, ale tylko na obszarze państwa, w którym znak został udzielony. W przypadku sprzedaży stacjonarnej, nie ma żadnego problemu z ustaleniem miejsca oferowania produktu czy też zawarcia umowy sprzedaży. Jednak ocena tego czy oferta danego produktu w sklepie internetowym adresowana jest do klientów z określonego terytorium nie jest już taka prosta. Kwestia ta ma bardzo istotne znaczenie w kontekście ewentualnego naruszenia prawa do znaku towarowego.

Na kanwie sprawy rozstrzygniętej niedawno przez Sąd Apelacyjny w Warszawie pod sygn. VII AGa 143/21 pojawiło się ciekawe zagadnienie związane ze sprzedażą piwa w Internecie przez zagraniczny browar. Problem dotyczył tego, że polski klient zamówił produkt na stronie brytyjskiego producenta piwa wybierając opcję dostawy do Polski. Towar ten był oznaczony znakiem, który miał przypominać dwa znaki towarowe, zarejestrowane na terenie Polski. Właściciel znaków towarowych był zdania, że w tej sytuacji doszło do naruszenia jego praw.

Pozwany bronił się natomiast podnosząc po pierwsze argument braku podobieństwa między znakami, jak również wskazując na fakt, że mimo, iż istniała techniczna możliwość zakupu towaru z miejscem doręczenia do Polski, to jednak jego oferta nie była skierowana do polskich odbiorców. Świadczyło o tym to, że strona sklepu internetowego była prowadzona w języku angielskim, nie było na niej polskiej zakładki, a płatności należało dokonać w obcej walucie. Zakup towaru w sklepie internetowym przez polskiego klienta, należało zatem zdaniem pozwanego przyrównać do sytuacji, w której polski konsument nabyłby produkt za granicą i następnie samodzielnie przywiózł go do kraju, co jest w pełni dopuszczalne. W takiej sytuacji należałoby uznać, że nie dochodzi do wprowadzenia tego towaru do obrotu w Polsce przez sprzedawcę. Tym samym nie można mówić o naruszeniu praw do polskich znaków towarowych.

Orzekający w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się z tą argumentacją i oddalił powództwo w całości, uznając że nie doszło w tej sprawie do naruszenia. Sąd uznał, że oferta brytyjskiego sklepu internetowego nie była skierowana do polskich odbiorców i mimo, że została przewidziana możliwość dostarczania oferowanych w sklepie produktów na terytorium Polski, to nie można jednak uznać w tym stanie rzeczy, że celem pozwanego było wprowadzenie sprzedawanych przez niego produktów na polski rynek. Sprzedaż taką należało zdaniem sądu zakwalifikować jako dokonaną na terytorium Wielkiej Brytanii, z udostępnioną przez sprzedawcę dodatkową opcją dostarczenia towaru na teren Polski.

Takie ujęcie problemu zostało w pewnym zakresie zrewidowane przez Sąd Apelacyjny, który zmienił częściowo wyrok Sądu Okręgowego. Sąd drugiej instancji – dopatrując się podobieństwa między znakami towarowymi stron postępowania – uznał, że przy sprzedaży towarów w Internecie, w kontekście oceny ewentualnego naruszenia praw do znaków towarowych, należy przede wszystkim odróżnić czynność oferowania towarów od ich wprowadzania do obrotu. Obie te formy używania znaku towarowego mogą bowiem stanowić naruszenie praw wyłącznych właściciela znaku, jeżeli odbywają się bez jego zgody. Żeby stwierdzić, czy doszło do naruszenia krajowego znaku towarowego musimy zatem ocenić czy oferta spornych produktów adresowana jest do odbiorców znajdujących się w państwie, w którym znak towarowy jest chroniony, a także ocenić, czy sprzedawca dokonał wprowadzenia tych towarów do obrotu na tym terytorium.

Sąd drugiej instancji uznał, że w omawianym stanie faktycznym pozwany nie oferował towaru oznaczonego spornymi znakami odbiorcom z terytorium Polski. W zasadzie, to również nie sam pozwany bezpośrednio dokonał ich wprowadzenia do obrotu – w praktyce dokonała tego firma kurierska. Sąd przyjął jednak koncepcję, zgodnie z którą odpowiedzialność za wprowadzenie tych towarów do obrotu należy mimo wszystko przypisać sprzedawcy. Sąd wyjaśnił, że wynika to z faktu, iż sprzedawca sprawuje kontrolę nad firmą kurierską w tym znaczeniu, że zleca jej dokonania usługi przewozu oraz czerpie ze sprzedaży korzyści finansowe. Poza tym, firma kurierska nie posiada informacji na temat naruszającego charakteru towarów i nie ma możliwości by to sprawdzić. Na tej zasadzie sąd uznał, iż w omawianej sprawie pozwany dopuścił się naruszenia praw do krajowych znaków towarowych powoda.

Dla rynku e-commerce powyższe orzeczenie może mieć doniosłe konsekwencje.

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której sprzedawcy, by uniknąć naruszenia, będą zobowiązani monitorować bazy wszystkich krajowych znaków towarowych z poszczególnych państw w celu sprawdzenia, czy ich towar nie narusza praw wyłącznych podmiotów trzecich, w sytuacji gdy nie kierują oferty tych towarów na dany rynek. Takie podejście należy zatem uznać za zbyt daleko idące, szczególnie w świetle obowiązującej zasady swobodnego przepływu towarów i usług na terenie Unii Europejskiej, która oznacza, że potencjalny zakres monitorowania byłby bardzo szeroki. Z drugiej strony, można zrozumieć sytuację właścicieli znaków towarowych, którzy, chcąc chronić swoje prawa, sprzeciwiają się wprowadzaniu do obrotu towarów z tym znakiem na terytorium państwa, na którym przysługuje im ochrona.

Praktyka orzecznicza sądów pokaże, czy takie podejście do problemu zostanie utrzymane. Właściciele sklepów internetowych powinni jednak wykazywać się dużą dozą ostrożności i przed umieszczeniem określonej oferty powinni upewnić się, że nie naruszają praw podmiotów trzecich.

Autor: Karina Rysiukiewicz

Karina Rysiukiewicz, radca prawny Patpol Legal